“Nieuwe gTLD’s zijn eng,” zegt de merkhouder

Het is lang theorie geweest, maar die is nu toch echt ingehaald door de praktijk: de nieuwe domeinextensies (nieuwe gTLD’s). Nu de eerste hiervan vrijkomen op de markt merken we dat er onrust ontstaat bij merkhouders: wat moeten zij ervan verwachten?
In de gesprekken met deze partijen (zowel bestaande klanten als merkenbureaus als merkhouders) merken we hoeveel onduidelijkheid er nog is. In twee blogs ga ik dieper op het hele merkenverhaal in. Deze eerste blog bekijkt het van de kant van de merkhouder of het merkenbureau, de tweede blog post zal het van de meer technische kant van de provider bekijken.
Hopelijk zijn de nieuwe extensies daarna niet meer ‘eng’ maar een kans!

Waar gaat het eigenlijk over?

De aanleiding is het openstellen van het Internet voor een groot aantal nieuwe extensies – de letters aan het einde van een domeinnaam zoals .nl en .com. De komende jaren zullen er honderden nieuwe extensies vrijkomen en in al deze extensies kunnen partijen domeinnamen registreren. Veel meer achtergrondinformatie hierover vindt u in ons drieluik over het verleden, het heden en de toekomst van de nieuwe gTLD’s.
Die nieuwe extensies bieden kansen: het is geweldig als u ineens lekkere.cake kan registreren in plaats van sandraslekkeretaarten.biz omdat de rest al weg was. Maar de nieuwe extensies bieden ook risico’s: op het moment dat ik apple.laptop ga registreren zal een bedrijf ergens in Amerika zich toch even achter de oren krabben.

Merkbescherming

In het voortraject hebben bedrijven die zich in intellectueel eigendom specialiseren een dikke vinger in de pap gehad. Elk voorstel vanuit de ‘technische’ kant werd bestookt met vragen vanuit de ‘juridische’ kant. Het resultaat is een proces waarbij enerzijds de rechten van merkhouders worden gerespecteerd (deze blog) en anderzijds de aanvraag en het beheer van domeinnamen zo vloeiend mogelijk verlopen (volgende blog).

Actieve bescherming – Sunrise

Een registry mag niet zomaar beginnen met domeinnamen onder zijn extensie: er moet een periode van minimaal 30 dagen worden gehanteerd waarin alleen merkhouders hun domein kunnen aanvragen. Deze periode wordt de Sunrisegenoemd. U komt bijvoorbeeld alleen in aanmerking voor het domein apple.laptopals u ook het merk apple bezit. Niemand anders kan dit domein registreren. Een laptophandelaar die met apple.laptop geld wil verdienen komt er nog niet aan te pas, de iPhone-fabrikant zeker wel.
Het kan uiteraard zo zijn dat een merk door meerdere bedrijven is vastgelegd. ‘Apple’ kan niet alleen de merknaam zijn van de iPhone-fabrikant maar ook van een Engelse fruitteler. Beide bedrijven hebben in dat geval gelijke rechten. Maar wie krijgt het domein? Dat verschilt per extensie: meestal worden dubbele aanvragen via een veiling aan de hoogste bieder toegekend, maar in sommige gevallen is het first come, first served.

Passieve bescherming – Trademark Claims

Natuurlijk zal een merkhouder zijn naam niet in alle extensies registreren: er staan er zo’n 700 op de planning! Om terug te grijpen op het eerdere voorbeeld: Apple zal niet wakker liggen van apple.cake maar vermoedelijk wel apple.laptop willen hebben.
Om ook een zekere mate van zekerheid te bieden in de andere extensies bestaat er de zogenaamde Trademark Claims-periode. Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd die overeenkomt met een merk, ontvangt de merkhouder een bericht “domein apple.cake is geregistreerd”. Zo kan hij beoordelen of inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten en waar nodig actie ondernemen. Die actie is overigens gelijk aan de huidige situatie waar iemand binnen .com of .nl inbreuk maakt op een merknaam.
Bovendien krijgt, gedurende de eerste 90 dagen dat een domein vrij beschikbaar is, de potentiële eigenaar van de domeinnaam een waarschuwing: “pas op, je zou met deze domeinnaam inbreuk op rechten van derden kunnen maken, want deze term is door de volgende merkregistraties beschermd” gevolgd door een lijst met merkgegevens. De domeineigenaar kan vervolgens beslissen wel of niet door te gaan met de registratie.

Overige mogelijkheden

Naast de bovengenoemde standaarddiensten die voor elke extensie gelden, zijn er verschillende registries die verder inspelen op de bescherming van een merk. Het bekendste voorbeeld is de DPML (Domains Protected Marks List). Voor een vast bedrag wordt uw merknaam in alle extensies (naar verwachting tussen de 200 en 250) van registry Donuts geblokkeerd. Uiteraard kan de merkhouder een of meer van deze domeinen wél in gebruik nemen! Een soortgelijke oplossing bieden enkele andere registries.

Trademark Clearinghouse

Alle bovenstaande beschermingsmechanismen hebben gemeen dat ‘ergens’ bekend moet zijn dat u een geregistreerd merk heeft. Om de processen voor registries (beheerders van extensies) en registrars (partijen die domeinnamen weer doorverkopen) te vereenvoudigen is het Trademark Clearinghouse – kortweg TMCH – in het leven geroepen. In dit gecentraliseerde systeem wordt precies bijgehouden welke merken gevalideerd zijn.
Het inschrijven van uw merk kan direct bij het Trademark Clearinghouse, maar makkelijker is het om het via een ‘agent’ te doen. Openprovider is een TMCH-agent en biedt volledige ondersteuning in de aanvraag en merkvalidatie.

Actieplan

De nieuwe extensies bieden uiteraard ook kansen. Daar ben ik in deze blog niet heel diep op ingegaan, maar lees hiervoor gerust onze andere blogs door. Als u besluit iets met de nieuwe extensies te doen – actief danwel passief – dan kan dit stappenplan van pas komen:

• Lees u in in de materie: in deze en vorige blogs en op onze website staat veel informatie, maar ook onze relatiebeheerders staan voor u klaar per e-mail of telefoon.
• Beslis of u er actief, passief of helemaal niet mee aan de slag wilt gaan. Kiest u voor ‘helemaal niet’? Dan is er geen verdere actie nodig, maar besef wel dat u uw domein dan niet in de Sunrise kan registreren, noch wordt geïnformeerd als iemand anders uw naam onder een extensie vastlegt.
• Meld u aan als klant van Openprovider als u dat nog niet bent. Dit is niet verplicht (er zijn ook andere partijen die soortgelijke diensten aanbieden), maar wij kunnen u met ons ervaren team eenvoudig door de processen loodsen.
• Laat u merk valideren door het Trademark Clearinghouse. Deze validatie initieert u vanuit ons beheerpaneel. De wereld van nieuwe domeinen staat nu voor u open!
• Vraag uw domeinen met voorrang aan in de Sunrise-periode van een extensie die u graag wilt hebben.
• Bekijk of u van gerelateerde diensten zoals DPML gebruik wilt maken.
• En blijf op de hoogte van anderen die domeinen registreren die overeenkomen met uw merknaam.

Wilt u meer weten over wat Openprovider voor u kan betekenen op het gebied van merkbescherming, neem dan contact met ons op!